El artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

La Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución No. 89018 de diciembre 22 de 2016, analizo el mencionado artículo de la siguiente forma:

"?Como se puede observar, el artículo 166 consagra dos requisitos fundamentales para determinar si la marca ha sido usada por su titular o por un tercero autorizado por aquel, a saber: El primero de ellos, el cuantitativo, se subdivide a su vez en dos: el primero, relacionado única y exclusivamente con la intensidad de uso de la marca, la cual se ve reflejada mediante las facturas de venta u otros documentos que den certeza de los volúmenes de venta de los productos o servicios identificados por la marca. El segundo criterio, vinculado al cuantitativo, es el de la modalidad de la comercialización de los productos.

Así, se estudia cuáles fueron los canales de comercialización utilizados por el titular de la marca para poner a disposición los productos o servicios identificados por ésta y si ellos serían o no los adecuados para el tipo de productos o servicios.

El segundo elemento o requisito fundamental es el cualitativo, referido al uso de la marca tal cual se registró y que se desprende del inciso tercero del artículo 166.

En este orden de ideas, la marca debe usarse en la forma como fue registrada y, en caso de presentarse variaciones en la forma de uso, las diferencias sólo pueden ser en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo?"

Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, el Tribunal señaló con respecto a este aparte de la norma que:

"El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca" (resaltado añadido al texto). Así que sí su logo ha sufrido cambios? ¡Consúltenos!


De manera errónea, los empresarios consideran que se encuentran protegidos en el nuevo mercado tan solo con registrar sus marcas en el exterior, desconociendo con esas prácticas de ese tipo el verdadero valor de su empresa. Hoy, cuando la innovación y el desarrollo son los diferenciales para permanecer en un mercado, todo trabajo intelectual que haya sido llevado a cabo para lograrlos debe ser objeto de un diagnostico en materia de propiedad Intelectual para evaluar qué tipo de protección debe brindársele.

La innovación debe ser entendida en forma amplia, cómo el resultado de un nuevo modelo de negocios: nuevos procedimientos, productos, esquemas de posicionamiento de marca o sistemas organizacionales, entre otros, componen ese rubro importantísimo de innovación, y no solo son susceptibles, sino que debe brindársele la protección adecuada. La innovación, no solo es un proceso empresarial, sino también un proceso humano; siempre existe una persona o equipos por detrás realizando un trabajo de recopilación, análisis , desarrollo y creaciones que permiten lograr nuevas ideas con potencial de generación de valor , y por ello es imprescindible antes de salir al mercado nacional o internacional con los productos o servicios fruto de la materialización de estas ideas, que reciban la protección adecuada, conforme la normatividad que regula la materia, evitando que se tornen de dominio público y por consiguiente que cualquiera puede hacer uso de ellas.

A nivel internacional, estos derechos son protegidos por una regulación particular, conforme las directrices de tratados internacionales tales como lo son la Convención de Paris, el Tratado de Berna quizá el tratado internacional más importante en la actualidad, el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC.

La preponderancia de convenio ADPIC, radica en que la OMC el año 1994, impuso que se recogiera en este, la protección tanto de la propiedad Industrial como los derechos de autor bajo esquemas de principios generales, unificando a nivel internacional los criterios para la protección permitiendo con ello que no hubiese decisiones de poder que desconocieran la forma de protección de estos derechos, garantizando la unidad de conceptos y definiciones de las creaciones para su debida salvaguardia.

A nivel de la Comunidad Andina de Naciones, el esfuerzo no ha sido menor. A través de la Decisión 486 de 2000 y la 351 de 1993 se han protegido las marcas, patentes y secretos empresariales ya los derechos de autor. Esta igualdad en lo que respecta a conceptos legales nos permite ir a un mercado internacional con la garantía de que esos nuevos desarrollos son susceptibles de protección y por tanto al interior de la empresa tomarse todos los cuidados para que haya una debida protección de este nuevo capital intelectual, partiendo desde el inicio de un proyecto de desarrollo a través de la suscripción de acuerdos de confidencialidad con los actores participes de estos, donde se incluyan cláusulas de no competencia y sanciones penales por su divulgación; deberá realizarse la solicitud de las marcas involucradas en el desarrollo, la solicitud de patentes, y la protección de toda la información reservada que tenga valor económico para la empresa, pues esto constituye el secreto empresarial y deberá protegerse bajo dicho esquema. Evitar la fuga o divulgación de esta información es una obligación mayor, pues evita que se disipe su control y monopolio y por lo mismo genera ventajas competitivas y diferenciales.

Cuando se va planea establecer relaciones comerciales a través de cualquiera de las formas de expansión (franquicias, alianzas estratégicas, etc.), es necesario transferir conocimiento a contrapartes, por lo que previo a ello, se deben tomar todo tipo de medidas legales de protección, atomizar el riesgo generado por aspectos contractuales y extracontractuales, y prevenir desgastantes costosos litigios y acciones legales que puedan poner en jaque el desarrollo empresarial. En suma, realizar un plan diagnóstico es un paso fundamental en todo negocio pues permite generar un plan de aseguramiento efectivo y robusto, que incorpore, según sea el caso, fórmulas de protección efectiva, como lo son acuerdos con terceros, el establecimiento de las condiciones de propiedad, uso y aprovechamiento de estos, las garantías, licencias, compromisos, obligaciones de las contrapartes.

Estamos atentos a escucharlo

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